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公司之间“借壳”侵犯外观设计专利权的认定

任何单位或者个人未经专利权人许可，为生产经营目的所制造、许诺销售、销售、进口的产品与授权外观设计专利产品种类相同或者相近，而且所述产品的外观设计与所述授予专利权的产品外观设计相同或者相似的，就构成侵犯外观设计专利权。

以下展示一例新型侵犯外观设计专利权行为的案件。

一、案情简介

原告禧某（新）私人有限公司（以下简称禧某公司）于2012年2月7日向国家知识产权局申请名称为“自行车后变速器”的外观设计专利，并于2012年8月1日获得授权，专利号为ZL201230022XXX.X，该专利权至今合法有效。禧某公司于2013年发现宁波赛某车业有限公司（以下简称赛某公司）存在侵犯涉案专利权的行为，故向天津市第二中级人民法院提起侵害外观设计专利权诉讼。2015年2月10日，禧某公司与赛某公司达成调解协议，天津市第二中级人民法院出具民事调解书。调解书中明确，赛某公司承认HG-21A型被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围，承认其制造、许诺销售、销售的产品侵犯了涉案专利权，承诺自调解协议生效之日起停止制造、许诺销售、销售任何落入涉案专利权保护范围的产品，包括但不限于HG-21A型被诉侵权产品及其他与涉案专利外观设计相同或相近似的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，若违反上述约定，向禧某公司支付违约金人民币100万元整。禧某公司委托代理人分别于2016年5月6日至上海国家会展中心对“2016中国国际自行车展览会”，于 2017年5月6日至上述会展中心对“第二十七届中国国际自行车展览会”展会会刊、被告展位及被告宣传册进行拍照并经公证证据保全。原告认为，宁波优某车业有限公司（以下简称优某公司）与赛某公司在同一地点办公，人员和经营活动无明显区分,赛某/SAIGUAN为两公司共同的商业标识，并且优某公司和赛某公司以共同体的方式进行商业活动，构成人格混同。经比对，赛某公司和优某公司共同制造和许诺销售的被诉侵权产品的外观与涉案专利相同，落入涉案外观设计专利权保护范围。赛某公司的行为已违反调解协议的约定，赛某公司应当依约赔偿禧某公司100万元，优某公司与赛某公司人格混同，共同实施侵权行为，应承担连带责任。

二、法院审理

本案的争议焦点在于：一、被控侵权产品的外观设计是否落入涉案专利权保护范围；二、赛某公司和优某公司是否共同实施了侵权行为。

上海知识产权法院一审认为，第一，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，否定了被告提出的抵触申请抗辩和现有设计抗辩。抵触申请、现有设计与被控侵权产品存在明显差异，这些差异点并非被控侵权产品与涉案专利的区别点而恰是被控侵权产品与涉案专利的相同点，被控侵权产品均与上述抵触申请、现有设计不近似。被控侵权产品与涉案专利产品种类相同，且在整体视觉效果上无差异，局部细微差异、产品惯常设计对整体视觉效果不产生实质性影响，故落入涉案专利权保护范围。

第二，赛某公司、优某公司不构成人格混同，在案证据虽不足以认定赛某公司和优某公司存在人格混同，但可以认定赛某公司和优某公司在被控侵权产品的制造和许诺销售中存在业务混同构成共同侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿数额，赛某公司与禧某公司在前案调解协议中约定了再次侵权的赔偿条款，在案证据能够证明优某公司明知或者应当知晓赛某公司存在前案调解协议约定的赔偿条款，赛某公司在与禧某公司签订上述调解协议后，就将生产设备和商标转让与优某公司，其公司高级管理人员转至优某公司任职，继续实施侵害禧某公司涉案外观设计专利权的行为，上述行为显然具有逃避调解协议约定的侵权赔偿责任之目的。虽然优某公司并非上述调解协议的签订主体，但基于其与赛某公司共同侵权的意思联络及故意逃避调解协议所约定的侵权赔偿责任之共同目的，其理应与赛某公司连带承担相应的赔偿责任。况且，在2016年展会上禧某公司提出投诉之后赛某公司、优某公司仍持续侵权，具有明显的共同侵权故意和意思联络，因此，赛某公司、优某公司理应就赔偿数额承担共同赔偿责任。故判决被告赛某公司、优某公司停止侵害，赔偿原告禧某公司经济损失及合理开支共计人民币100万元。一审判决后，赛某公司、优某公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

三、案件评析

本案是一起新型的专利侵权案件，侵权人与权利人就侵权纠纷调解之后，又“借壳”再次侵权意欲逃避调解协议关于再次侵权赔偿数额约定。对于此类案件赔偿责任的确定，还应当审查共同侵权人的主观故意，即其是否明知或应知之前的调解协议约定。本案根据在案证据认定共同侵权人应当知晓在先调解协议约定的赔偿条款，两公司具有共同侵权故意和意思联络，故判决两公司就调解协议约定的赔偿数额共同承担赔偿责任。本案的判决彰显了知识产权司法保护的力度，也有效地遏制此类规避诚信的新型侵权行为的发生。